案情簡介

A公司擁有涉案專利，B公司針對(duì)涉案專利向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提起無效請(qǐng)求，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出被訴決定宣告涉案專利權(quán)全部無效，A公司不服，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理后判決駁回A公司的訴訟請(qǐng)求。

法律分析

專利法第二十四條規(guī)定，申請(qǐng)專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請(qǐng)日（享有優(yōu)先權(quán)的指優(yōu)先權(quán)日）以前六個(gè)月內(nèi)有下列情形之一的，不喪失新穎性：（1）在中國政府主辦或者承認(rèn)的國際展覽會(huì)上首次展出的；（2）在規(guī)定的學(xué)術(shù)會(huì)議或者技術(shù)會(huì)議上首次發(fā)表的；（3）他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露其內(nèi)容的。

《專利審查指南》作為部門規(guī)章，是專利行政機(jī)關(guān)依法行政的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，在不違反上位法的情況下，人民法院可予以參照適用。

《專利審查指南》第一部分第一章第6.3.4節(jié)對(duì)專利法第二十四條第（三）項(xiàng)“他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露其內(nèi)容”規(guī)定，他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露其內(nèi)容所造成的公開，包括他人未遵守明示或者默示的保密信約而將發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容公開，也包括他人用威脅、欺詐或者間諜活動(dòng)等手段從發(fā)明人或者申請(qǐng)人那里得知發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容而后造成的公開。申請(qǐng)專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請(qǐng)日以前六個(gè)月內(nèi)他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露了其內(nèi)容，若申請(qǐng)人在申請(qǐng)日前已獲知，應(yīng)當(dāng)在提出專利申請(qǐng)時(shí)在請(qǐng)求書中聲明，并在自申請(qǐng)日起兩個(gè)月內(nèi)提交證明材料。若申請(qǐng)人在申請(qǐng)日以后得知的，應(yīng)當(dāng)在得知情況后兩個(gè)月內(nèi)提出要求不喪失新穎性寬限期的聲明，并附具證明材料。

本案中，證據(jù)1是申報(bào)某科學(xué)技術(shù)項(xiàng)目和某科技獎(jiǎng)的材料中的科技成果，判斷證據(jù)1何時(shí)為A公司所知曉，是認(rèn)定涉案專利是否符合“在得知情況后兩個(gè)月內(nèi)提出要求不喪失新穎性寬限期的聲明”的時(shí)間起算點(diǎn)。而依據(jù)在案證據(jù)顯示，無論是2020年8月20日之前申報(bào)的某科學(xué)技術(shù)項(xiàng)目，還是2020年7月15日起公示的某科技獎(jiǎng)，在申報(bào)的過程中都規(guī)定了申報(bào)項(xiàng)目或獎(jiǎng)項(xiàng)的完成單位或主要完成人知曉并確認(rèn)申報(bào)的材料，應(yīng)視為A公司在2020年8月20日之前已經(jīng)知曉證據(jù)1的存在，故其在2021年2月7日提交不喪失新穎性寬限期的聲明，已經(jīng)超出了規(guī)定的兩個(gè)月期限。

專利法第二十四條第（三）項(xiàng)中的未經(jīng)同意泄露內(nèi)容指的是與涉案專利相關(guān)的技術(shù)方案，不同于專利法第二十二條第二款中的新穎性的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。專利法第二十四條的立法宗旨在于對(duì)別人未經(jīng)專利申請(qǐng)人允許而公開的技術(shù)內(nèi)容，給予專利申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人一定的保護(hù)，不因他人的過失行為而喪失授權(quán)機(jī)會(huì)，并不以判斷涉案專利權(quán)利要求是否因公開的技術(shù)內(nèi)容喪失新穎性或創(chuàng)造性作為該條款成立的必要條件。這里的“應(yīng)當(dāng)在得知情況”，既不是揣測或臆斷有這樣的情況，也不需要嚴(yán)苛到得出涉案專利權(quán)利要求的新穎性或創(chuàng)造性被破壞的法律結(jié)論。只要根據(jù)證據(jù)很有可能作出影響涉案專利的新穎性或創(chuàng)造性的授權(quán)初步法律結(jié)論即可，因?yàn)闄?quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案是在經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查后才最終確定，無法在申請(qǐng)日或授權(quán)前明確保護(hù)范圍。若基于權(quán)利要求的保護(hù)范圍和保護(hù)狀態(tài)尚處于不確定的情況下，而要求得出新穎性或創(chuàng)造性比對(duì)的法律結(jié)論，那么《專利審查指南》中規(guī)定的“若申請(qǐng)人在申請(qǐng)日前已獲知，應(yīng)當(dāng)在提出專利申請(qǐng)時(shí)在請(qǐng)求書中聲明”沒有實(shí)際意義。

在案證據(jù)顯示，A公司在2020年8月或更早的時(shí)間已得知證據(jù)1的存在，且證據(jù)1作者與A公司之間存在服務(wù)咨詢協(xié)議或雇傭關(guān)系，也是涉案專利的研發(fā)人員，對(duì)于兩者技術(shù)方案的相關(guān)程度在涉案專利作為專利申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí)是容易確定的，A公司在第一時(shí)間獲知證據(jù)1時(shí)，只要盡到合理注意，就足以履行符合“若申請(qǐng)人在申請(qǐng)日以后得知的，應(yīng)當(dāng)在得知情況后兩個(gè)月內(nèi)提出要求不喪失新穎性寬限期的聲明，并附具證明材料”的義務(wù)。雖然專利法第二十四條和《專利審查指南》第一部分第一章第6.3.4節(jié)在文字上表述為申請(qǐng)人，但由于新穎性條款在專利授權(quán)和確權(quán)階段均可以適用，專利法第二十四條作為一種補(bǔ)救措施的新穎性寬限期的規(guī)定，基于其立法本義，與專利是否具備新穎性高度關(guān)聯(lián)，故也應(yīng)適用于專利確權(quán)過程中。且授權(quán)后得知亦屬于“申請(qǐng)日以后得知”的一種情況。故專利無效審查程序中亦可適用上述關(guān)于新穎性寬限期的規(guī)定。

綜上所述，由于A公司未在知曉證據(jù)1公開后兩個(gè)月內(nèi)提出要求不喪失新穎性寬限期的聲明并附具證明材料，涉案專利不應(yīng)享有專利法第二十四條第（三）項(xiàng)規(guī)定的新穎性寬限期，證據(jù)1公開日期為2013年7月18日，早于涉案專利的優(yōu)先權(quán)日，因此可作為評(píng)價(jià)涉案專利新穎性和創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù)。

本案當(dāng)事人已提起上訴，尚未生效。