臺州朗進縫紉機電有限公司及原審被告義烏市華富縫紉機配件商行侵害實用新型專利權糾紛案

01 裁判摘要

專利權人在專利確權程序中，以對“權利要求的進一步限定”的方式修改原權利要求，修改后的權利要求所限定的技術方案不落入原各從屬權利要求的保護范圍，但仍落入原獨立權利要求的保護范圍，國家知識產權局基于該修改后的權利要求維持專利權有效的，未經許可實施該修改后權利要求技術方案的行為，亦構成對涉案專利權的侵害，有關侵權實施者應當承擔賠償責任。但是，由于修改后權利要求的技術方案在原專利權利要求書中并未出現過，基于專利權保護與公眾信賴利益平衡的考量，對發生在上述維持專利權有效的行政決定的決定日之前的侵權行為，可以酌減賠償數額。

02 案件基本信息

1.訴訟當事人

上訴人(原審被告)：浙江南邦科技有限公司(以下簡稱南邦科技公司)

被上訴人(原審原告)：臺州朗進縫紉機電有限公司(以下簡稱朗進縫紉機電公司)

原審被告：義烏市華富縫紉機配件商行(以下簡稱華富縫紉機配件商行)

2.案件索引與裁判日期

一審：浙江省寧波市中級人民法院(2018)浙02民初1956號判決(2019年6月20日)

二審：最高人民法院(2019)最高法知民終369號判決(2021年2月25日)

3.案由

侵害實用新型專利權糾紛

03 簡要案情

朗進縫紉機電公司訴稱：南邦科技公司制造、銷售，華富縫紉機配件商行銷售的涉案被訴侵權產品——自動橡筋機落入涉案專利權利要求1、權利要求2、權利要求7的保護范圍，侵害了涉案專利權。故請求判令：(1)南邦科技公司、華富縫紉機配件商行停止侵害朗進縫紉機電公司涉案專利排他許可權的產品的行為；(2)南邦科技公司賠償朗進縫紉機電公司經濟損失100萬元；(3)南邦科技公司、華富縫紉機配件商行共同賠償朗進縫紉機電公司調查和制止侵權行為所支付的費用共計15萬元。

南邦科技公司、華富縫紉機配件商行答辯稱：被訴侵權產品與涉案專利存在諸多差異，不構成侵權，且無許諾銷售行為。即使構成侵權，原告訴請的賠償金額亦過高。

一審法院經審理查明，涉案專利為實用新型專利。被訴侵權產品落入涉案專利的權利要求1、權利要求2、權利要求7的保護范圍。南邦科技公司具有制造、銷售兩種侵權行為，朗進縫紉機電公司當庭認可華富縫紉機配件商行銷售的被訴侵權產品具有合法來源。被訴侵權產品售價為98，000元、朗進縫紉機電公司為維權支付了律師費100，000元、公證費7200元，在本案中主張維權合理費用共計150，000元。朗進縫紉機電公司就同一被訴侵權產品分別以整機和部件在原審法院同時起訴了多個案件。

一審判決后，涉案專利的權利人在案外人就涉案專利所提無效宣告程序中，以對“權利要求的進一步限定”的方式修改了原權利要求，將原從屬權利要求7的部分技術特征以及原從屬權利要求9的全部附加技術特征增加到原獨立權利要求1中，形成新的獨立權利要求1。該新的權利要求1所限定的技術方案，在涉案專利原權利要求書及說明書之中均無記載，且不落入原各從屬權利要求的保護范圍，但仍落入原獨立權利要求1的保護范圍。國家知識產權局基于該修改后的權利要求維持涉案專利權有效。

一審法院于2019年6月20日作出的(2018)浙02民初1956號判決：(一)南邦科技公司立即停止制造、銷售侵害涉案專利權產品的行為；(二)華富縫紉機配件商行立即停止銷售侵害涉案專利權產品的行為；(三)南邦科技公司賠償朗進縫紉機電公司經濟損失23萬元，調查和制止侵權行為支出的合理費用5萬元，合計28萬元；(四)駁回朗進縫紉機電公司的其他訴訟請求。

南邦科技公司不服原審判決，向最高人民法院提出上訴，主張在涉案專利的無效宣告程序中，朗進縫紉機電公司主動放棄民事侵權案件中據以主張權利的權利要求(修改前的權利要求1、權利要求2、權利要求7)且被國家知識產權局所接受的，朗進縫紉機電公司不得在侵害專利權糾紛中再將之納入專利權保護范圍。

04 案件焦點

以進一步限定方式修改的權利要求的侵權判定。

05 裁判結果

最高人民法院經審理認為，被訴侵權產品采用的技術方案的技術特征與朗進縫紉機電公司在本案中主張保護的涉案專利權利要求的技術特征均相同，落入涉案專利權的保護范圍。南邦科技公司就此提出的相關上訴理由，均缺乏事實依據，不予采信。專利權人在專利確權程序中，以對“權利要求的進一步限定”的方式修改原權利要求，修改后的權利要求所限定的技術方案不落入原各從屬權利要求的保護范圍，但仍落入原獨立權利要求的保護范圍，國家知識產權局基于該修改后的權利要求維持專利權有效的，未經許可實施該修改后權利要求技術方案的行為，亦構成對涉案專利權的侵害，有關侵權實施者應當承擔賠償責任，但基于專利權保護與公眾信賴利益平衡的考量，對發生在上述維持專利權有效的行政決定的決定日之前的侵權行為，可以酌減賠償數額。具體到本案，由于被上訴人朗進縫紉機電公司在涉案專利的無效宣告程序中對涉案專利的權利要求進行了進一步限定的修改，目前維持有效的權利要求1，是以修改前的權利要求1為基礎，通過增加修改前的權利要求7的“所述的驅動電機為閉環步進電機”這一技術特征以及修改前的權利要求9的全部附加技術特征，進一步限定修改后所形成的權利要求1。修改后的權利要求2、權利要求7系修改后的權利要求1的從屬權利要求，在涉案專利原始的專利權利要求書之中并不存在。南邦科技公司生產、銷售的落入涉案專利修改后的權利要求1、權利要求2、權利要求7的保護范圍的被訴侵權產品雖然屬于侵權產品，南邦科技公司應當停止侵權并賠償朗進縫紉機電公司的經濟損失，但是該被訴侵權產品的生產、銷售均發生在涉案專利修改的權利要求被確權之前，本院在考慮涉案專利類型、本案具體情節、朗進縫紉機電公司為本案所支付的合理開支以及綜合考量前述論述的基礎上，酌情確定南邦科技公司支付朗進縫紉機電公司的經濟損失及維權合理開支的賠償數額為5萬元。最高人民法院于2021年2月19日作出(2020)最高法知民終1667號判決，判決如下：(一)維持浙江省寧波市中級人民法院(2018)浙02民初1956號判決第一項、第二項；(二)撤銷浙江省寧波市中級人民法院(2018)浙02民初1956號判決第三項、第四項；(三)南邦科技公司于本判決生效后10日內賠償朗進縫紉機電公司經濟損失及合理費用共計50，000元；(四)駁回朗進縫紉機電公司其他訴訟請求；(五)駁回南邦科技公司其他上訴請求。

06 裁判摘要評析

一、問題提出

2017年我國國家知識產權局在修正《專利審查指南(2010)》時，對專利確權程序中專利文件的修改方式進行了調整，將修改權利要求書的具體方式從“一般限于權利要求的刪除、合并和技術方案的刪除”調整為“一般限于權利要求的刪除、技術方案的刪除、權利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正”。其中，引起業界最多關注的是“權利要求的進一步限定”這一修改方式的增加。大家關注這一修改方式的緣由較為集中在，通過“權利要求的進一步限定”方式修改專利文本，有可能會出現經過確權程序所確認有效的修改后的權利要求在原始的專利文本之中并不存在之情形。這是對權利要求所作的實質性的修改，原始權利要求存在嚴重的缺陷。而按照我國之前實行的專利確權程序中有關專利權利要求書的修改方式，經過確權程序所確認的修改后的權利要求肯定都會記載在涉案專利原始的專利文本之中。此時，針對該修改后的權利要求，在后續的侵權糾紛程序中如何判定是否存在侵權行為以及如何確定法律責任，就是擺在法官面前必須要解決的問題。朗進縫紉機電公司訴南邦科技公司等侵害專利權糾紛案二審爭議的核心問題就在于此。

二、進一步限定方式修改與專利的公示公信

我國國家知識產權局對于專利確權程序中，權利人對專利權利要求書的修改方式進行了調整，將修改權利要求書的具體方式從“一般限于權利要求的刪除、合并和技術方案的刪除”調整為“一般限于權利要求的刪除、技術方案的刪除、權利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正”。本案涉案專利自授權之時至我國國家知識產權局對確權程序中權利人對專利權利要求書的修改方式進行調整之日，社會公眾對涉案專利權的保護范圍均是以涉案專利修改前權利要求所確定的保護范圍為基礎，合理預期涉案專利權利要求所能確定的保護范圍，以避免自己實施某一技術方案之時落入涉案專利權的保護范圍而侵害涉案專利權。

對于涉案被訴侵權行為，如果按照我國國家知識產權局之前有關確權程序中的權利人對專利權利要求書的修改方式，權利人無論選擇“權利要求的刪除、合并和技術方案的刪除”之中任何一種方式對權利要求進行修改，均不可能獲得現在得到確認的修改后權利要求1。如此一來，落入修改前的權利要求1的保護范圍的涉案被訴侵權行為，在修改前的權利要求1已經被放棄或無效之后，就不會出現又落入現在獲得確認的修改后的權利要求1的保護范圍。可見，本案權利人在專利確權程序之中對涉案專利的權利要求所作的進一步限定的修改，本質上是對權利要求所作的實質性的修改，是對原始權利要求存在嚴重的缺陷的補救。此時就出現了權利人以“進一步限定”的方式對專利權利要求書修改后，有可能產生后續專利侵權程序中對社會公眾不公平的情形。

專利法的終極目標是社會公共利益，無論是從專利制度之中的“專利公開換保護原則”，還是從“權利人與社會公眾之間的利益平衡原則”出發，專利權人充分公開專利信息，社會公眾充分信任專利權人公開的該信息，通過對專利信息的公示公信實現專利權人與社會公眾之間利益的平衡，從而達到從公開到公信的效果。由此，專利權人公開的專利信息必須具備穩定性和有效性。穩定和有效缺一不可，必須協同起效，難以單獨起效；如若顧此失彼，就難以實現從公示到公信，從而導致失衡。

三、以進一步限定方式修改對專利公信力的減損

專利信息公開后，社會公眾對其產生信賴。要在專利權人與社會公眾之間實現利益平衡，既要嚴格保護專利權獲得與其作出的發明貢獻相當的利益，也要保障社會公眾充分獲取專利信息的相關利益。而基于常識，在專利文件撰寫本身所固有的難度之外，專利申請人或代理人的表達水平及認知能力的局限，可能會導致語言表達和形式規范上的困難或對技術的理解產生偏差。隨著對現有技術和發明創造等的理解程度的提高，特別是在侵權糾紛或確權程序中，申請人往往需要根據對發明創造和現有技術的新的理解對權利要求書和說明書進行修正。當然，允許專利權人在專利確權程序中修改專利也考慮到了公眾所獲得信息的準確性。社會公眾正確把握專利權人所給出的技術信息，一方面，有利于其更好地運用或改進該項技術方案；另一方面，社會公眾需要一個準確的權利邊界去規制自己的行為，清楚知道哪些行為會侵犯專利權人的權利。也正因為如此，國家知識產權局在專利確權程序之中對專利權的修改方式增加了“對權利要求的進一步限定”的這一修改方式。

所謂對權利要求作進一步限定的修改方式，是指在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或者多個技術特征，既可補入從屬于同一個獨立權利要求的技術特征，也可補入從屬于不同的獨立權利要求的技術特征。這樣做其實是縮小了專利的保護范圍，對比修改前的情況，是將權利要求合并的修改方式擴大到了允許權利要求當中具體技術特征的補入，原來是以權利要求為修改單位，現在以具體的技術特征為修改單位。

但是，在允許“權利要求的進一步限定”的修改方式下，也會產生以下問題：一方面，從對在先申請原則的影響來看，既可能會使專利權人為搶占一個在先的申請日而將不成熟的技術方案申請專利，在授權后的修改當中再將申請日時尚未完成或者發現的技術方案添加到權利要求中，又可能會使申請人在實質審查及復審階段缺乏修改的積極性；另一方面，專利權人在專利文本中披露技術方案的動力就可能不足。這將不利于社會公眾清楚明了其專利權的保護范圍，也不利于潛在發明者獲知信息并利用信息進行創新，讓社會公眾在此基礎上繼續發明創造。反而成為專利權人濫用專利權，打擊競爭者的工具，獎勵了權利人卻沒有達到專利法通過激勵專利權人公布信息以促進創新之最終目的。可見，按照“權利要求的進一步限定”的修改方式，在缺乏相關配套補充機制的情況下，有可能導致涉案專利權人與社會公眾之間的利益失去平衡，不利于專利制度價值目的之實現。增加“權利要求的進一步限定”的修改方式后，對專利信息公開的穩定性和公信力有一定程度的減損，因而需要相關配套制度予以彌補。

四、彌補專利公信減損的方式

專利權人理應披露信息以促進創新，因此，針對本案出現的情形，為了在涉案專利權人與社會公眾之間重新實現利益平衡，真正實現專利制度的價值目的，有必要減低或消除“權利要求的進一步限定”的修改方式對專利在先申請制度價值的貶損以及對專利信息公開既往公信力的減損。目前，在我國專利制度中，有兩項制度在一定程度上可以彌補專利公信減損：先用權制度與臨時保護期制度。在域外專利制度中彌補專利公信減損的存在：美國專利制度中的“中用權”制度。

(一)我國彌補專利公信減損的方式

所謂先用權，是指在專利申請人就某項發明創造向國家專利局提出申請之日前，他人就該項發明創造已經制造出相同產品、使用相同方法或者已經作好制造、使用的必要準備，那么即使在該申請被授予專利權后，他人仍有權在原有范圍內繼續制造或使用該發明創造。該行為不被視為侵犯專利權。先用權制度產生的根本原因在于，在先申請原則下法律賦予了專利權特有的壟斷權性質，專利權人有權排除他人對專利的實施。然而，實際上，最先向專利局提出專利申請的人可能并非最早完成該項發明創造的發明人或設計人。如若實際的最先發明人獨立地完成同樣的發明創造，并且為該發明創造的制造和使用投入了人力、財力、物力，在此情況下，卻被在后授予的專利權完全禁止或者不適當地限制權利的行使，勢必不合法理與情理。先用權實際就是此情形對于既往公信力減損的彌補方式。

發明專利臨時保護期是指發明專利申請公開日至授權日這段時間。由于申請人還沒有被授予專利權而該項發明專利申請所涉及的技術秘密已被公開，因此經常會出現侵權現象。發明專利實行早期公開、延遲審查制度，因此存在專利申請公布日與授權公告日之間的臨時保護期。在延遲審查制度下，發明專利申請已經公開但還沒有授權，如果允許他人任意實施該發明，對申請人顯然是不公平的。為了解決該矛盾，我國設立了發明專利臨時保護制度。根據我國《專利法》第13條的規定，發明專利申請公布后，申請人可以要求實施其發明的單位或者個人支付適當的費用。臨時保護期實際就是此情形下，對于既往公信力減損的彌補方式。

當然，允許“權利要求的進一步限定”的修改方式，使可能因專利權人申請時的撰寫能力等原因所導致的欠缺穩定性的專利權，通過修改獲得與技術貢獻相匹配的相對穩定的專利權，實質上確實縮小了專利權的保護范圍，對于專利公開內容的未來公信力卻又有所增益。畢竟，社會公眾需要一個準確的權利邊界去規制自己的行為，只有專利的權利要求穩定，其所界定的保護范圍才能明晰，社會公眾才能清楚知道哪些行為會侵犯專利權人的權利。因此該修改也在一定程度上有利于社會公眾獲得相關信息。社會公眾只有正確把握專利權人所給出的技術信息，才能更好地運用或改進該項技術方案。而且，社會公眾能夠制造出被涉案專利該修改后的權利要求所覆蓋的產品，盡管其中有其自身的努力和貢獻，但亦可能會從專利權人所公開的涉案專利的原始的專利文本中獲得相關技術信息，這是其與先用權制度中在先發明人的不同之處，也是其與臨時保護期內他人實施已公開但尚未獲得授權的發明的技術方案的相似之處。其對專利公信減損的彌補原理應當是與先用權制度與臨時保護期制度相通，因此，在具體規則確定方面，此種情形可以借鑒臨時保護期制度，盡可能實現權利人與社會公眾利益的平衡。

(二)域外彌補專利公信減損的方式

在美國專利制度中，中用權學說在《1952年專利法》(Patent Act of 1952)之前就提出來了，因為美國法院意識到如果專利權人在授權后程序中修改權利要求，則“已經開始制造、使用或銷售特定產品的第三方之前的合法行為可能會侵害修改后的專利權”。中用權學說的邏輯是，假設專利權人擁有的有效的專利權，經過再頒后才能維持繼續有效。其本質上對權利要求所作的實質性的修改，實質上是原始權利要求存在嚴重的缺陷。

在美國專利制度中，有兩種類型的中用權——絕對中用權和衡平中用權，在《1952年專利法》第252條中分別有規定。絕對中用權是指，如果被訴侵權產品在專利再頒之前已制造或使用，則被告對修改后的權利要求免予承擔侵權責任。衡平中用權則是一種自由裁量權，只要被告在再頒之前已經對被訴侵權行為(應是指被訴侵權產品或方法的制造/使用/銷售)作好實質性的準備，即使被訴侵權產品在再頒之后制造或使用，被告也免于對修改后的權利要求承擔侵權責任。

現在，美國“中用權”制度也并非只針對修改后的權利要求的保護范圍擴大的情形，也可以針對修改后的權利要求的保護范圍縮小的情形。實質上，美國“中用權”制度適用的前提不在于權利要求保護范圍是擴大還是縮小，關鍵在于是否對專利的權利要求作出了實質性修改，在這種情況下維持有效的權利要求，其公示公信力對于社會公眾確實會產生一定程度的影響。

五、結語

本案二審判決有效解決了以進一步限定方式修改權利要求可能帶來的對專利公示公信力減損的影響，在一定程度上實現了專利權人與社會公眾利益之間的平衡。為此確定如下規則：以進一步限定方式修改權利要求，由于修改后權利要求的技術方案在原專利文本中并未出現過，基于專利權保護與公眾信賴利益平衡的考量，對依此方式修改維持有效的權利要求，在后續的侵權糾紛程序中，落入該修改后的權利要求保護范圍的被訴侵權技術方案，盡管應當認定被訴侵權技術方案侵權，但在確定賠償數額時亦應當充分考量該種修改方式對專利公信減損的彌補。